Por Marcus Julius Zanon — Advogado de PI e Compliance (Brasil)
Em 2025, o USPTO passou a aplicar, de forma inédita, um novo filtro discricionário que privilegia as chamadas “expectativas consolidadas” (settled expectations) de titulares de patentes mais antigas ao decidir sobre a instituição de IPRs (inter partes review). A mudança tem gerado reação contundente do ecossistema: Kathi Vidal, ex-diretora do USPTO (2022–2024), afirma que o Escritório está “excedendo completamente sua autoridade”, favorecendo entidades de afirmação de patentes (PAEs) e criando riscos sistêmicos à inovação. Empresas como Google, Samsung e Western Digital já contestam a política no Federal Circuit. Paralelamente, houve um remanejamento na liderança do PTAB para a CRU (Central Reexamination Unit) e discute-se um novo modelo de taxas baseado em valor — ambas as frentes com impacto direto em estratégia, orçamento e governança de portfólios. Dentons+5Bloomberg Law+5WilmerHale+5
Em 26 de março de 2025, o USPTO emitiu um memorando interino (sob a direção interina de Coke Morgan Stewart) que reorganizou o exame de negações discricionárias para IPRs/PGRs, introduzindo novo fluxo de briefing e fatores adicionais para recusar instituição — entre eles, as “expectativas consolidadas” quando a patente contestada já acumula “tempo em vigor” e notoriedade no setor. Poucos meses depois, decisões da direção em iRhythm e Dabico aplicaram explicitamente esse fator para negar instituição. Na prática, quanto mais antiga a patente e mais previsível sua posição no mercado, maior o ônus para o peticionário — mesmo diante de prior art robusta. USPTO+2WilmerHale+2
Vidal, hoje sócia do Winston & Strawn, criticou publicamente o novo regime ao apontar que fortalece PAEs e reduz o escrutínio de qualidade via PTAB. Segundo ela, o USPTO estaria excedendo sua autoridade ao blindar patentes mais antigas com base em supostas expectativas, o que desestimula desafios legítimos e encarece a inovação. Bloomberg Law
De junho a setembro de 2025, multiplicaram-se mandados de segurança e apelos no Federal Circuit contra a nova política — com Google, Samsung e Western Digital entre os protagonistas. As petições alegam ultra vires e violação da APA, sustentando que o fator “expectativas consolidadas” subverte a finalidade do AIA de facilitar a revisão administrativa de patentes inválidas. Resulta daí um efeito arrefecedor sobre a taxa de instituição no PTAB e um deslocamento estratégico para reexame ex parte e litígios diretos nos tribunais de distrito. National Law Review+2Patent Progress+2
PTAB ↔ CRU. Em 28 de agosto de 2025, o Chief Judge Scott Boalick e o Vice Chief Judge Mike Tierney foram realocados para liderar a Central Reexamination Unit (CRU). O recado institucional: reexame ex parte volta ao centro da estratégia, inclusive como “válvula de escape” às barreiras de instituição no PTAB. Bloomberg Law+1
AAPA e “conhecimento geral”. Em 22 de agosto de 2025, o USPTO restringiu o uso de Applicant Admitted Prior Art (AAPA) e “conhecimento geral” para suprir limitações em IPRs. A diretriz eleva o ônus probatório do peticionário para patentes e publicações externas, o que é percebido como vitória de titulares e mais um freio aos IPRs. Reuters
Taxas baseadas em valor. O Departamento de Comércio e o USPTO discutem modelo de taxas percentuais (p.ex., 1%–5% ao ano sobre “valor” do ativo), em substituição/adição ao regime fixo de maintenance fees. O tema é político, jurídico e econômico — com reações fortes da indústria e questões de competitividade e autoridade regulatória. Notaro, Michalos & Zaccaria P.C.+2Dentons+2
Aja cedo: IPRs nos primeiros anos pós-concessão reduzem o risco de negação por “expectativas”. Em petitions tardios, enquadre o fator com fatos (inércia do titular, ausência de avisos, mudança tecnológica, etc.). Jones Day
Dossiê “anti-expectativas”: demonstre arte anterior realmente nova, reexames/reissues, emendas e interesse público (p.ex., custo à cadeia de suprimentos).
Plano B: avalie reexame ex parte na CRU, defesas de invalidade no district court e estratégias de stay. O redesenho institucional favorece o reexame como via paralela. Bloomberg Law
Ajuste de prior art: com AAPA/“general knowledge” limitados nos IPRs, robustez documental e combinações limpas de patentes/publicações tornam-se críticas. Reuters
Aproveite o “moat” temporal: se sua patente é 6+ anos, avalie enforcement estratégico agora — o fator “expectativas” pode dissuadir IPRs. Jones Day
Fortaleça o arquivo: declarações técnicas, evidências de adoção de mercado e investimentos ajudam a “consolidar” expectativas.
Cautela com spec e admissions: a diretriz contra AAPA reduz riscos no PTAB, mas admissões seguem perigosas em tribunal — coordene redação com contencioso. Reuters
Opex/CAPEX de PI: simule cenários de taxa baseada em valor (1%–5%) — cash burn pode aumentar substancialmente para portfólios de alto valor. Notaro, Michalos & Zaccaria P.C.+1
Risco PAE: espere mais campanhas contra setores com pilhas tecnológicas ubiquas (ex.: Wi-Fi em life sciences), dada a maior previsibilidade defensiva no PTAB. Bloomberg Law
Governo & regulação: decisões administrativas (memorandos) estão puxando a régua competitiva — monitore Federal Circuit e consultas públicas sobre taxas.
Entrada e freedom to operate: ao planejar lançamentos nos EUA, inclua triagem de patentes antigas no setor alvo. O risco de instituição negada faz litígios diretos mais prováveis e acordos mais caros. Jones Day
Estratégia de depósito: para ativos nucleares, depósitos precoces e famílias internacionais bem estruturadas (EPO/JP/BR) robustecem a posição contra PAEs.
Orçamento: se o modelo de taxas por valor avançar, recalibre TCO de proteção (provisões contábeis, covenants, valuation). Dentons+1
Acordos e licensing: considere cláusulas gatilho (reprecificação) para cenários de mudança regulatória de taxas e barreiras processuais no PTAB.
Auditoria de litígio/ameaças: mapeie processos e demand letters envolvendo patentes >6 anos no seu stack.
Pipeline de IPRs: identifique casos que exigem petição imediata; adapte templates para rebater “expectativas” na seção de discricionariedade. WilmerHale
Reexame pronto: crie playbook CRU com forms, search packages e cronogramas—útil quando Fintiv/“expectativas” inviabilizam o PTAB. Bloomberg Law
Política de prior art: reforce busca documental (patentes/publicações) não dependente de AAPA. Reuters
Cenários de taxas: faça stress test financeiro (1%–5%) sobre sua carteira alvo nos EUA; reporte ao Conselho. Notaro, Michalos & Zaccaria P.C.
O conjunto “expectativas consolidadas” + restrições a AAPA + deslocamento PTAB→CRU + possível “taxa por valor” redesenha o custo/benefício de contestar e fazer valer patentes nos EUA. Para inovadores e investidores — inclusive brasileiros com ambição global — a resposta não é reduzir a ambição de PI, mas sim recalibrar o processo decisório: agir cedo, documentar mérito técnico e mercado, diversificar vias administrativas/judiciais e blindar orçamento para um cenário de maior custo regulatório. O contencioso de PI está mudando — quem se adapta primeiro negocia melhor, litiga melhor e gasta menos ao longo do ciclo.
Declarações de Kathi Vidal e reação de mercado. Bloomberg Law
Memorando interino (26/03/2025) — processo de negação discricionária e briefing. USPTO+1
Casos iRhythm/Dabico — primeiras negações por “expectativas consolidadas”. Jones Day
Mandamus/appeals contra a política — Google, Samsung, Western Digital. National Law Review+2Patent Progress+2
Remanejamento PTAB → CRU (Boalick/Tierney). Bloomberg Law+1
Restrição de AAPA em IPRs. Reuters
Taxas baseadas em valor — propostas e impactos. Dentons+2Notaro, Michalos & Zaccaria P.C.+2